La decisione G 1/19 della Enlarged Board of Appeal dell’Ufficio Europeo Brevetti mette in campo un’altra carta a favore del software patenting.

Edoardo Di Maggio


Fino a che punto è possibile brevettare le simulazioni al computer svolte in uno spazio digitale e senza legami con il mondo reale?  Questa è, in sintesi, la questione alla quale ha dato seguito la Enlarged Board of Appeal (di seguito, “EBA”) dello European Patent Office (di seguito, “EPO”) rispondendo ai quesiti posti dalla Technical Board of Appeal.

Il caso (G 1/19)[1] ha ad oggetto la domanda di brevetto europeo EP1546948 (“EP948”), il cui primo claim in decisione recita: “un metodo eseguito da un computer per modellare il movimento di un gruppo di pedoni in un ambiente”[2].

Normativa e giurisprudenza

Nel caso in esame l’EBA tratta i requisiti di brevettabilità di cui all’articolo 52(1)CBE[3], ovvero a dire, (i) novità, (ii) attività inventiva e (iii) applicazione industriale, così come le esclusioni[4]. Tra queste, in particolare, esamina i “metodi per lo svolgimento di attività mentali”, i “metodi matematici” ed i trovati “in quanto tali”[5]. A tal proposito, il software si distingue spesso come trovato “in quanto tale”, nella sua accezione di codice non ancora eseguito dall’elaboratore.

Al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, che potrebbero riassumersi nella presenza o meno del requisito di attività inventiva[6] in EP948, l’EBA interpreta i casi T 0258/03 – Auction Method/Hitachi (di seguito, “HITACHI”) e T 0641/00 (Two identities/COMVIK) (di seguito, “COMVIK”).  

La decisione HITACHI introduce l’any hardware approach, secondo cui l’attività inventiva del software, prescinde dall’incorporazione del medesimo all’interno dell’hardware. L’incorporazione nell’hardware è infatti l’elemento necessario per far sì che l’invenzione non rientri nell’ambito delle esclusioni alla brevettabilità[7]; l’incorporazione non è quindi una soluzione originale ad un problema tecnico ma solo una porzione di essa, la cui utilità dovrà dimostrarsi al di fuori dell’hardware. Nella pratica, una volta implementato il software all’interno del computer, è necessario concretizzare all’esterno il suo effetto tecnico.

Per quanto riguarda invece la decisione COMVIK, essa aggiunge all’any hardware approach un altro passaggio, rappresentato dal fatto che l’invenzione si avvalga di mezzi tecnici per risolvere il problema che affronta. Il caso COMVIK ha la funzione di filtro delle caratteristiche non-tecniche del trovato, che non possono contribuire all’attività inventiva[8].

Per riassumere la giurisprudenza dell’EPO rilevante in materia, l’EBA prevede due passaggi:

1. Any hardware approach.

2. Il software risolve un problema tecnico.

Pertanto la giurisprudenza dell’EPO interpreta questi trovati focalizzandosi sull’effetto tecnico concreto, che è spesso il risultato di collegamenti ad altre macchine o a sensori.

Decisione di merito

Partendo dall’esame dei due casi menzionati (e di altri affini che avvalorano la sua decisione), l’EBA si esprime per la prima volta a favore di una simulazione virtuale, basata su modelli ipotetici aperti. Per fare un esempio, EP948 può riguardare il comportamento di un gruppo di pedoni in una stazione ferroviaria, il cui modello tridimensionale è meramente ipotetico. La decisione il cui contenuto si avvicina maggiormente a EP948 e a G1/19, è la T 1227/05 (“Infineon”). In Infineon, l’effetto tecnico e l’attività inventiva sono relegati però ad un solo campo (uno specifico circuito). Al contrario, la decisione G1/19 utilizza un approccio aperto, potendo EP948 ricomprendere qualsiasi ambiente ricostruito digitalmente. L’effetto tecnico consiste qui nel simulare il movimento di un flusso di persone o di un singolo in un qualsiasi modello fisico rispecchiante la realtà. A riprova di ciò, il software simula i comportamenti umani a seguito di insoddisfazione, scelta della direzione all’interno del modello virtuale ecc.  

L’EBA accetta quindi che una simulazione possa essere carente di un collegamento diretto con la realtà, allo stesso modo in cui un edificio in rendering esistente solo in uno spazio virtuale, potrebbe non essere mai costruito. L’EBA non ha problemi ad affermare che il collegamento diretto fra simulazione e realtà non rappresenti un requisito imprescindibile e che il riferimento al campo della tecnica debba rimanere aperto.

Di conseguenza si rileva come il c.d. tangible effect, ossia che la simulazione/software si riferisca ad un apparato fisico e reale, non sia un requisito dirimente per il rispetto della CBE. Per di più, con la convenzione EPC 2000, il TRIPS è stato ormai da tempo allineato con l’articolo 52(1), includendovi l’espressione “in ogni campo della tecnica”; questa è una modifica di forte impatto, che restringe l’ambito di applicazione delle esclusioni di cui al secondo comma dello stesso articolo, ampliando al contempo la portata dei trovati brevettabili (del primo comma).

Una ulteriore innovazione – a parere di chi scrive – risiede nell’obiter dictum dell’EBA, che non esclude le simulazioni di sistemi non tecnici come i videogame, dal novero delle invenzioni brevettabili. L’EBA non nasconde la sua interpretazione estensiva del caso COMVIK, spingendosi ad affermare che caratteristiche non tecniche come il mero calcolo, possano supportare le caratteristiche tecniche che definiscono la brevettabilità del trovato (i.e. la simulazione del movimento di gruppi in uno spazio che rispecchia la realtà) in considerazione del fatto che l’invenzione dev’essere esaminata “as a whole” (nella totalità dei suoi elementi). In effetti è la stessa EBA ad affermare che così come caratteristiche non tecniche possano contribuire all’attività inventiva è possibile allo stesso modo che caratteristiche tecniche non siano in grado di farlo.

L’EBA fornisce infine le sue risposte alle domande dell’EPO Technical Board of Appeal:

  • può la simulazione rivendicata “in quanto tale”, risolvere un problema tecnico? Si.
  • Quali sono i criteri per valutare se una simulazione in quanto tale risolva un problema tecnico? Sia criteri tecnici, che non tecnici ad adiuvandum.
  • È sufficiente che la simulazione sia basata su un modello prestabilito? Su tale frangente l’EBA tace, ritenendo il suo intervento limitante, sull’onda d’innovazione che il settore informatico sta vivendo in questo momento.

La decisione G1/19 dimostra come l’EPO sia sempre più familiare con l’idea che anche le simulazioni al computer possano trovare una loro dimensione nel campo della tecnica.


[1] Caso N. G 0001/19, EPO Enlarged Board of Appeal.

[2] L’intero claim 1, così modificato dalla main request del ricorrente è disponibile all’interno della Decisione G 0001/19 EPO Enlarged Board of Appeal, para. 12.

[3] Anche la liceità è un requisito imprescindibile come da articolo 53 CBE, ma in questo caso non è stato riferito  dall’EBA ad EP948, se non per citare il caso T1635/09 al par. 83 della decisione, in supporto al contributo delle non-technical features alle technical features dell’invenzione.   

[4] Articolo 52(2) CBE.

[5] Articolo 52(3), CBE.

[6] L’Articolo 56 CBE stabilisce “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica […]”.

[7] Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 21 April 2004 T 258/03 – 3.5.1, IX oral proceedings.

[8] Case Law of the Board of Appeal, the Comvik Approach, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_d_9_1_3_b.htm; la Technical Board of Appeal afferma chiaramente che “[…] where a feature cannot be considered as contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect it has no significance for the purpose of assessing inventive step”.

Immagine su Unsplash di Ahmed Atef

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