Con la diffusione degli NFT vi sono stati numerosi casi giudiziali che hanno suscitato scalpore in materia di proprietà intellettuale con riferimento alla tutela delle opere d’arti nell’universo digitale. Tra i più famosi sicuramente si annovera quello che vede coinvolto la maison francese Hermès e l’artista Mason Rothschild, di cui si tratterà nel presente articolo.
L’artista Mason Rothschild aveva presentato al Miami Art Basel 2021 una collezione unica composta da cento MetaBirkins vendute, in collaborazione con l’e-commerce Basic.Space, a circa $ 45.000,00 ciascuna.
Hermès citava in giudizio l’artista Rothschild innanzi alla Corte distrettuale meridionale di New York sostenendo che l’Artista Rothschilf avrebbe tratto un ingente vantaggio economico dall’associazione tra gli NFT e il celebre marchio, senza che tra le parti vi fosse alcun tipo di accordo, violando così i diritti di privativa sulla famosa borsa di lusso Birkin realizzata da Hermès.
Il Giudice distrettuale degli Stati Uniti Jed Rakoff, i primi di maggio, respingeva la mozione di archiviazione di Rothschild per i seguenti motivi.
L’artista Rothschild sosteneva fermamente che il Primo Emendamento della Costituzione americana tutelasse il suo diritto di diffondere le sue opere MetaBirkins al pubblico poiché queste erano protette dal precedente caso “Rogers v. Grimaldi” del 1989, il quale aveva stabilito il principio della “liceità dell’esercizio dell’espressione artistica “. Tale caso “Rogers c. Grimaldi” riguardava il noto regista Federico Fellini citato in giudizio dall’attrice Ginger Roger per il film “Ginger e Fred” del 1986. L’attrice aveva affermato che il regista avrebbe leso il suo diritto alla privacy ed avrebbe riprodotto fatti della sua vita non corrispondenti al vero. Sulla base di tale precedente, il Tribunale americano aveva rigettato le accuse della attrice Rogers, stabilendo che gli utilizzatori di un marchio sono protetti dalle denunce di contraffazione se il loro uso è un’espressione artistica e non trae esplicitamente in inganno i consumatori. La difesa dell’artista precisava che ciò che Rothschild aveva fatto con gli NFT MetaBirkins fosse assimilabile al caso “Rogers c. Grimaldi”, in quanto le MetaBirkins avrebbero rappresentato un’espressione artistica che non traevano in inganno i consumatori. La difesa dell’artista sosteneva altresì che l’accoglimento delle pretese di Hermes avrebbe avuto un “effetto raggelante” sulla libertà di espressione degli artisti con riguardo alla rappresentazione di opere d’arti aventi ad oggetto marchi famosi.
Il Giudice Rakoff con riferimento alla questione relativa a se si dovesse applicare il caso Rogers c. Grimaldi per bilanciare l’espressione artistica con la protezione del marchio ha risposto in maniera affermativa, “poiché gli NFT sono semplicemente codici che indicano dove si trova un’immagine e la autenticano, l’uso degli NFT per autenticare un’immagine e consentire una rivendita successiva tracciabile non rende l’immagine un bene privo di protezione del Primo Emendamento più di quanto la vendita di copie numerate di dipinti fisici renda i dipinti dei beni ai fini del caso Rogers”. Per tali ragioni il Giudice ha definito la prevalenza dell’elemento artistico-creativo dando ragione all’artista. Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al fatto di trarre in confusione i consumatori, il Giudice ha evidenziato che l’artista, in precedenza, aveva creato canali di social media denominati MetaBirkins, dove pubblicizzava i suoi NFT con frasi del tipo: “non la Birkin di tua madre” e dove teneva discussioni con riferimento alla contraffazione delle sue MetaBirkins da parte di terzi. La difesa di Hermes a tal proposito ha sostenuto che le suddette dichiarazioni di Rothschild avrebbero ingenerato confusione nei consumatori.
Il Giudice ha accolto la posizione di Hermes stabilendo che: “poiché la denuncia emendata contiene sufficienti accuse di ingannevolezza esplicita, sia in funzione del rischio di confusione, sia secondo la teoria di Rothschild dell’analisi dell’ingannevolezza esplicita, la Corte respinge l’istanza, accogliendo le denunce di violazione del marchio.”
Dunque, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate da parte di Rothschild avverso la citazione di Hermès, disponendo che ci fossero prove sufficienti per ritenere che l’artista Rothschil intendesse associare le proprie MetaBirkins al marchio Birkins di Hermes e sfruttarne la notorietà, anche in considerazione dell’elevato prezzo a cui queste sono state vendute, ossia, circa $ 45.000,00 ciascuna. Tale comportamento si distanzia, a parere del Giudice, dalla mera espressione artistica di un’opera d’arte.
Il Tribunale americano ha altresì evidenziato, in una nota a piè pagina, che i principi relativi al Primo Emendamento potrebbero non essere applicabili a tutte le immagini digitali con rilevanza artistica associate ad un NFT, ad esempio, nel caso in cui le MetaBirkins fossero state vendute come beni virtualmente indossabili nel metaverso, risultando così più simili a beni di consumo che a opere artistiche. In tal caso la decisione avrebbe avuto un orientamento più tradizionalista relativamente alla violazione e la contraffazione del marchio.
L’ordinanza in commento costituisce un caso di scuola che sarà di ispirazione anche per i Giudici europei. Infatti, il Giudice americano si è trovato ad affrontare il caso relativo a se gli NFT avrebbero dovuto essere considerati quali espressioni artistiche o prodotti commerciali privi di carattere espressivo propendendo per la seconda ipotesi e disponendo il seguente “principio di diritto”, ossia che un’opera d’arte non perde il proprio valore artistico per il semplice fatto di essere incorporata in degli NFT, in quanto, quest’ultimi non sono altro che strumenti di certificazione dell’autenticità e dei trasferimenti a cui l’opera è soggetta. Tale principio di diritto estenderebbe la tutela delle opere d’arti dal mondo materiale a quello digitale.
Dunque, alla luce di tale decisione, ci si interroga se anche i Giudici comunitari orienteranno le future decisioni, che riguarderanno gli NFT e il mondo digitale, in favore di una tutela dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale degli artisti anziché dei beni virtuali in quanto tali.
Daniele Lo Iudice
