Con sentenza del 5 gennaio 2021, il Tribunale di Shangai Huangpu si è pronunciato sulla battaglia legale che ha visto come protagonista il famoso brand New Balance. La sentenza rappresenta, già a pochi giorni dalla sua pubblicazione, un precedente di assoluto rilievo nel contesto del mercato dell’abbigliamento sportivo in Cina.
La vicenda e la pronuncia della Corte
La società di Boston ha contestato a New Barlun, compagnia cinese di abbigliamento sportivo, la commercializzazione di prodotti aventi la caratteristica e famosissima “N”, per più di quindici anni.
Il Tribunale distrettuale di Shanghai Huangpu, dall’analisi della vicenda, ha ritenuto che la produzione e la distribuzione di scarpe da ginnastica con il simbolo “N” maiuscolo fosse notevolmente simile alla “N” che appare sul lato delle scarpe da ginnastica di New Balance.
Tale pratica, pertanto, costituisce una violazione del marchio americano, a fronte di una netta somiglianza tra i marchi delle due parti che la Corte ha definito “sia visiva sia concettuale”.
Si è constatato, inoltre, che le scarpe da ginnastica di New Barlun, sfruttando la notorietà e la reputazione del marchio New Balance, hanno generato entrate sostanziali per la società di abbigliamento cinese, la quale ha agito peraltro in malafede, ponendo in essere la vendita continuativa dei beni, anche dopo un’ingiunzione provvisoria della Corte che impediva loro di produrre e vendere le calzature in pendenza del processo.
Alla stregua di tali motivazioni, il Tribunale ha condannato la New Barlun Co. Ltd e Shanghai Shiyi Trade Co. Ltd al risarcimento dei danni pari a 25 milioni di RMB (3,85 milioni di dollari) a New Balance.
Una battaglia legale ben più risalente
La recente vittoria di New Balance, ad ogni modo, segue anni di numerose contestazioni e reclami, che non hanno trovato accoglimento.
Difatti, la società di Boston, sotto forma di opposizione e procedimenti di invalidazione contro la registrazione del marchio “N” di New Barlun, non aveva ottenuto alcuna tutela del proprio marchio, in virtù dell’Art. 31 della Trademark Law, il quale dispone: “Se due o più richiedenti chiedono la registrazione di marchi identici o marchi simili per lo stesso tipo di prodotti o per prodotti simili, l’ufficio dei marchi deve prima condurre l’esame, dare l’approvazione e annunciare il marchio la cui registrazione è richiesta prima degli altri. Se le domande sono depositate lo stesso giorno, l’ufficio marchi esaminerà, approverà e annuncerà il marchio usato prima degli altri e respingerà le domande di registrazione degli altri marchi”. Si è scoperto, difatti, che New Barlun aveva ottenuto con successo la registrazione di un marchio “simile” molto prima di New Balance, realizzando una delle tattiche più comuni impiegate dai contraffattori di marchi: la registrazione e l’uso di marchi quasi identici a quelli di marchi stranieri con una leggera modifica al fine di evitare di affrontare qualsiasi obiezione durante il processo di registrazione.
Difatti, New Balance ha chiesto di registrare il suo logo NB come marchio negli Stati Uniti negli anni ’70, e in Cina il 7 maggio 2003, ove si è completata la procedura di registrazione il 7 luglio 2005.
Nel corso di un procedimento avente ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la registrazione del marchio può essere presa come prova preliminare della proprietà del copyright, sufficiente per autorizzare New Balance a richiedere la protezione del copyright come parte interessata. Tuttavia, nei casi precedenti, i tribunali non hanno accolto le contestazioni di New Balance, sulla scorta di una serie di motivazioni, tra le quali il negare la richiesta per il logo NB in quanto non considerato simile nella sostanza al marchio contestato contenente solo la “N”.
Dall’altro canto, questa non è la prima vittoria di New Balance. In un caso separato, la Corte popolare di Shanghai Pudong (“PPC”) si è pronunciata a favore di New Balance nel giudizio per concorrenza sleale nei confronti di New Barlun Co Ltd., ordinando il risarcimento di danni per 10,8 milioni di RMB (1,5 milioni di dollari).
Il recente orientamento della giurisprudenza cinese verso una tutela più rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale
L’arresto giurisprudenziale oggetto del presente articolo si inserisce in un clima di cambiamento iniziato con il precedente Michael Jordan c. Qiaodan Sports Co. Ltd. – società di produzione e vendita d’abbigliamento – del 26 marzo 2020 della Corte Suprema del Popolo cinese (“SPC”).
Le decisioni dei tribunali inferiori sono state ribaltate a favore del giocatore dell’NBA invalidando il marchio “Qiaodan”, riconoscendola come traduzione fonetica di “Jordan” ed associata ad un disegno che riproduce un giocatore di basket che tenta un tiro in sospensione sollevato a mezz’aria.
Anche in questa controversia, la discussione principale verteva sul fatto se la registrazione e l’uso del marchio contestato violasse i diritti di Michael Jordan sul suo nome e sul suo ritratto – entrambi precedenti alla registrazione di Qiaodan del 2007 – come protetto dall’Articolo 31 della Trademark Law, e se, di conseguenza, la registrazione dovesse essere invalidata.
Nella decisione di marzo 2020, invece, la SPC ha ritenuto che il nome “Qiaodan” avesse acquisito un livello di notorietà esclusivamente in quanto i consumatori lo avevamo ricondotto a Michael Jordan e che quindi il marchio violasse i diritti di proprietà intellettuale di Jordan per confusione nel pubblico.
In conclusione, quindi, si ritiene che le pronunce, sia quelle inerenti al marchio Jordan sia quelle New Balance, siano solamente l’incipit di un’era in cui in sede giudiziale, verrà garantita e di conseguenza rafforzata, la tutela dei diritti vantati sui marchi a fronte delle numerose contraffazioni abusive.
