Con sentenza del 21 aprile 2021, in seno al procedimento T-663/19, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in merito al concetto di malafede nell’ambito della disciplina relativa ai marchi, ritenendo che il deposito ripetuto possa, in certi casi, costituire malafede.
Il fatto
La società Hasbro Inc., famosa produttrice di giocattoli, presentava nel 2010 una domanda di registrazione del marchio “MONOPOLY”, presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009, modificato dal regolamento 2017/1001. La stessa società era già titolare di tre marchi denominativi “MONOPOLY” precedentemente registrati e depositati.
Le classi di Nizza, per le quali si richiedeva la registrazione del “nuovo” marchio, erano la 9 (inerente, tra i tanti, ai giochi elettronici; software per il divertimento interattivi; videogiochi interattivi; giochi elettronici e videogiochi etc), 16 (tra i tanti, carta, cartone; materiale per l’istruzione o l’insegnamento), 28 (giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; macchine per giochi di denaro; slot-machine; carte da gioco; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati) e 41 (educazione; formazione; divertimento; intrattenimento in forma di film, programmi radiofonici e programmi televisivi; attività sportive e culturali). La registrazione per le predette classi avveniva in via definitiva il 25 marzo 2011.
Tuttavia, il 25 agosto 2015, la società Kreativni Dogadaji presentava domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sostenendo la malafede della società Hasbro Inc. nel depositare reiteratamente il marchio “MONOPOLY” – identico ai marchi anteriori – mirando ad eludere, pertanto, l’obbligo di prova dell’uso effettivo degli stessi.
La domanda di nullità è stata respinta dalla divisione di annullamento, e successivamente ribaltata dall’EUIPO, la cui decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
Sul concetto di malafede
Da quanto emerso dalla narrazione del fatto, la questione di diritto principale rilevata è quella afferente all’accertamento sull’ aver agito in malafede della società Hasbro Inc., con particolare riferimento alla violazione dell’art. 52 par. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.
L’art. 52 par. 1 “Motivi di nullità assoluta” prevede che “su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marzio UE è dichiarato nullo allorché:” e in particolare, alla lett. b) “al momento del deposito della domanda di marchio, il richiedente ha agito in malafede”.
Il concetto di malafede, nell’ambito della disciplina dei marchi, è integrato qualora da indizi pertinenti e concordanti, si rileva che il titolare del marchio ha presentato la domanda di registrazione del marchio con la finalità di pregiudicare la libera concorrenza, e in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, degli interessi di terzi, e con l’intenzione di ottenere un’esclusività nell’esercizio di un diritto per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni del marchio in origine.
Per indizi pertinenti e concordanti, si intende tutti quei fattori che in base al caso di specie e rilevanti al momento della domanda, sono presenti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto fattori rilevanti, ad esempio: i) il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o un servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui si richiede la registrazione; ii) il fatto che il richiedente abbia l’intenzione di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare quel segno; iii) il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53).
Ad ogni modo, le condizioni sopraelencate sono da intendersi meramente indicative e non esaustive – come altresì chiarito dall’avvocato generale Sharpston nella sentenza citata – in quanto, più ampiamente, il concetto di malafede deve essere inteso a contrastare tutte le registrazioni di stampo abusivo e contrarie alla concorrenza e lealtà, in campo industriale ed intellettuale.
In aggiunta, per aversi malafede, rileva altresì valutare l’elemento soggettivo e non solo le circostanze oggettive: il soggetto che richiede la registrazione, difatti, deve avere un’intenzione disonesta.
La decisione del Tribunale
In prima istanza, il Tribunale chiarisce che alla base della disciplina sui marchi, come regolamentata dal regolamento n. 207/2009, vige il principio di tutelare i diritti esclusivi e il loro esercizio del titolare del marchio, in un regime di concorrenza non falsata. La tutela – e il riconoscimento dei diritti esclusivi – si realizza con riferimento ai marchi anteriormente registrati, nella misura in cui questi siano effettivamente utilizzati, tenendo in considerazione anche quanto stabilito in materia di uso del marchio e al periodo di tolleranza dei cinque anni, come disciplinato all’art. 15 del regolamento sopramenzionato.
Al punto 50, il Tribunale, difatti, chiarisce:
“Un marchio dell’Unione europea non utilizzato potrebbe, infatti, ostacolare la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto chiarito in materia di malafede e di principi che reggono la disciplina sui marchi, il Tribunale ha affermato che, se è vero che da un lato, il deposito reiterato di un marchio non possa per se integrare malafede, d’altro canto, se il deposito è compiuto al fine di eludere la leale concorrenza del marchio e le regole in materia di uso effettivo – rectius impedire la decadenza dei marchi anteriori – allora costituisce senza alcun dubbio elemento rilevante atto a dimostrare la malafede dell’autore del deposito.
Dunque, sulla base di tale ragionamento, il Tribunale ha constatato nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze e della condotta soggettiva della società, la Hasbro Inc. avesse agito in malafede con l’obiettivo di ottenere un vantaggio nell’utilizzo esclusivo del marchio “MONOPOLY”, eludendo la normativa in materia di uso effettivo, in correlazione ai marchi precedenti.
Conclusioni
Da quanto emerso nei paragrafi precedenti, si può concludere che la giurisprudenza ha volto un’attenzione particolare ad eventuali strategie e condotte di aggiramento della normativa sui marchi, nel caso in cui vi sia un deposito reiterato inteso ad eludere la prova sull’effettivo uso del marchio precedente, tale per cui si potrebbe integrare malafede.
