Con la sentenza pubblicata lo scorso 22 ottobre 2020 (cause riunite C-720/18 e C-721/18), la Corte di Giustizia dell’Unione europea (d’ora innanzi, per brevità, “CGUE”) si è pronunciata sul tema dell’uso effettivo di un marchio, nell’ambito del giudizio che vedeva come protagonista la Società Ferrari S.p.A e il suo celebre marchio “Testarossa”.

Di Fabiola Iraci Gambazza


In tale occasione, la CGUE ha chiarito che si ha uso effettivo del marchio nei casi in cui lo stesso continui ad essere utilizzato per contraddistinguere una parte di beni appartenenti alla medesima classe merceologica con la quale era stato registrato, a condizione che: gli stessi beni siano parte integrante del prodotto contrassegnato dal marchio; che non possano operarsi divisioni significative all’interno della stessa categoria e che il consumatore possa associare il marchio all’insieme dei prodotti per il quale è stato registrato.

Nel caso di specie, è stata ritenuto sufficiente l’aver continuato ad utilizzare il marchio “Testarossa” per prodotti di ricambio, per la rivendita di automobili di seconda mano e per i servizi di manutenzione per dichiarare l’effettivo uso del marchio in questione.

L’uso effettivo del marchio nella disciplina europea

La disciplina europea in materia di marchi di impresa è contenuta nella Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2436.

Per quanto concerne l’uso effettivo e la decadenza del marchio, la Direttiva (UE) 2015/2436 riproduce quanto stabilito nella precedente direttiva.

Difatti, l’art. 12 della Direttiva 2008/95/CE e l’art. 19 della Direttiva (UE) 2015/2436 prevedono che il marchio d’impresa è suscettibile di decadenza, se entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato realizzato un uso effettivo nello Stato membro interessato dello stesso, per i prodotti e i servizi per il quale è stato registrato. Inoltre, nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o re-iniziato l’uso effettivo del marchio di impresa.

Invece, l’art. 13 della Direttiva 2008/95/CE e l’art. 21 della Direttiva (UE) 2015/2436 così regolamentano la decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi “Se motivi di decadenza di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi”.

Pertanto, al fine di dichiarare la decadenza di un marchio, rilevano due elementi: la mancanza di effettività dell’uso del marchio per un periodo di cinque anni e la decadenza può essere solo riservata ad una parte dei prodotti e dei servizi dell’intera categoria.

La vicenda

La vicenda, oggetto di analisi del presente articolo, ha interessato il marchio internazionale e nazionale tedesco “Testarossa”, di titolarità di Ferrari S.p.A, registrato nella classe merceologica di Nizza n. 12, la quale ricomprende automobili e le parti che le compongono.

Il Tribunale del Land di Düsseldorf aveva accertato la decadenza del marchio “Testarossa” e disposto la cancellazione, in quanto aveva ritenuto insufficiente la vendita di pezzi di ricambio, accessori e offerta di servizi di manutenzione per integrarsi effettività nell’uso del marchio in questione. Il giudice tedesco aveva altresì ritenuto irrilevante la rivendita di macchine usate da parte di Ferrari in cui era apposto il segno distintivo, sulla base del principio di esaurimento del marchio.

Ferrari S.p.A decideva di opporsi alla decisione del Tribunale tedesco, impugnando l’arresto dinanzi alla al Tribunale di secondo grado, il quale rinviava in via pregiudiziale alla CGUE, affinché si pronunciasse sulla corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 12 e 13 della Direttiva 2008/95/CE.

Sull’interpretazione della disciplina europea

In primo luogo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito  – come già nel precedente Ansul, C‑40/01 del 2003 – che l’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che sussiste un “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale, ossia quella di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, allo scopo di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.

L’uso effettivo del marchio, inoltre, deve tenere in considerazione l’insieme dei fatti e delle circostanze che possono provare lo sfruttamento commerciale nel settore economico interessato.  Ne deriva, per di più, che l’uso di un marchio registrato per i pezzi di ricambio che costituiscono parte integrante dei prodotti contrassegnati dallo stesso può costituire in effetti un “uso effettivo”, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2008/95/CE, non solo per i pezzi di ricambio stessi, ma anche per i prodotti contrassegnati da tale marchio. Difatti, l’uso del marchio su un numero relativamente esiguo di unità di prodotto non è da considerarsi meramente simbolico, bensì effettivo.

In secondo luogo, così come già statuito nella pronuncia ACTC/EUIPO, C‑714/18 del 2020, con riferimento all’art. 13 della Direttiva, la Corte di Giustizia dell’Unione europea rileva che è sufficiente richiedere al titolare di tale marchio di fornire la prova dell’uso effettivo del suo marchio per una parte dei prodotti o dei servizi che rientrano in tale categoria omogenea nel caso in cui il consumatore che desideri acquistare un prodotto o un servizio rientrante in una categoria di prodotti o servizi definita in modo particolarmente preciso e circoscritto, assocerà a un marchio registrato per tale categoria di prodotti o servizi l’insieme dei prodotti o dei servizi ad essa appartenenti.

La CGUE, infine, ha precisato che l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un “uso effettivo” grava sul titolare dello stesso, a conferma di quanto pronunciato nei precedenti giurisprudenziali (tra i tanti, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 del 2013).

Le conclusioni

Pertanto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che si ha uso effettivo del marchio, tale da impedire la decadenza dello stesso, qualora venga usato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono o per l’insieme dei prodotti rientranti in tale categoria, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato.

Tale interpretazione, in via pregiudiziale, della CGUE protende indubbiamente verso l’accertamento positivo dell’uso effettivo del marchio “Testarossa”.  Il Tribunale di secondo grado dovrà quindi pronunciarsi, seguendo la posizione della Corte europea interpellata, probabilmente ribaltando la sua decisione precedente.

Author Fabiola Iraci Gambazza

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